STUDIO LEGALE

Avv. STEFANO COMELLINI

BOLOGNA

 

 

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Come accertare la Confondibilità di due Marchi simili:

i criteri dell'UIBM e della Cassazione

 

 

Riporto alcuni interessanti estratti della Decisione n. 133/2014 dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (pronunciata in una procedura di Opposizione alla registrazione di un marchio)

 

“Ai fini dell’accertamento della confondibilità o meno di due marchi, l’esame del Giudice di merito va compiuto non tanto in via analitica attraverso una particolareggiata disamina di ogni singolo elemento, quanto piuttosto in via unitaria e sintetica, mediante un apprezzamento che tenga conto di tutte le caratteristiche salienti, compresi gli effetti visivi (o grafici) e acustici (o fonetici) delle espressioni usate, in relazione al normale grado di percezione delle persone alle quali il prodotto è destinato (Cass. Civ., sentenza n. 1779/1989), e ciò mediante “una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza ed avvedutezza del pubblico di consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell’altro” (Cass. Civ., sentenza n. 4405/2006).

 

 “La sussistenza di un rischio di confusione dipende, dunque, dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori, che sono interdipendenti. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni concorrenti e il pubblico di riferimento.”

 

“I fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarietà” (Corte di Giustizia dell’UE, sentenza 29.09.1998).

 

“La valutazione globale del rischio di confusione tra due marchi deve essere basata sull’impressione di insieme da essi prodotta tenendo conto, in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili…”

 

Inoltre, “può esistere un rischio di confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorchè la somiglianza dei prodotti o servizi designati da essi è grande”

 

(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, decisione 19 settembre 2014, n. 133 all'opposizione n. 419/2012)

 

 

(29 gennaio 2016)

 

 

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